Des marques à risques
Le risque de nullité de la marque générique (partielle ou totale) est maximum en cas de lien étroit entre la marque et les produits / services visés à l’enregistrement.
Une marque partiellement ou totalement générique (ou descriptive) peut être déclarée nulle si elle présente une relation trop importante avec les produits / services visés à son dépôt. Il est acquis qu’une marque est descriptive lorsqu’elle indique une caractéristique du produit ou du service qu'elle désigne, notamment sa qualité et sa destination. La marque descriptive peut être déclarée nulle. Il convient, pour l'appréciation de la distinctivité de la marque, de la prendre en considération dans sa globalité. L’article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle pose que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Exemples de marques génériques
A titre d’exemple, l'enregistrement des marques « Le Foot » et « Football Magazine » pour désigner des éditions de livres et de revues, des publications de livres sur le football ont été annulées pour défaut de caractère distinctif (CA Paris, 5 novembre 2010).
Le terme l’entreprenaute qui a été déposé à titre de marque n’a pu faire l’objet d’une protection intellectuelle en ce que ce néologisme utilisé désormais de manière usuelle, désigne un entrepreneur intervenant sur internet (ce terme est également référencé dans l'édition 2001 du dictionnaire Le Petit Robert). Il en résulte que les marques « l'entreprenaute » et « les entreprenautes » sont dépourvues de caractère distinctif pour les services Internet et doivent être déclarées nulles (CA Paris, 3 juin 2011).
La marque « Soda France » enregistrée par une société a été annulée : celle-ci ne présente pas de caractère distinctif. Cette marque se compose d'un terme générique « soda » suivi d'une indication de provenance géographique (France) et ne permet pas dans son ensemble d’acquérir le caractère distinctif requis pour bénéficier d'une protection, quelle que soit la classe visée par le dépôt de la marque. En conséquence, nul ne peut revendiquer de droits sur le mot « soda » et sur le mot « France » pris séparément (CA de Metz, 28 février 2012).
Le dépôt de la marque communautaire « Odeur de fraise mûre » a également été refusé : ce refus est fondé d'une part sur l'absence de caractère distinctif du signe et d'autre part, sur l'impossibilité de représenter graphiquement ce signe olfactif (TPIUE, 27 octobre 2005).
La nullité de la marque générique s’apprécie en français mais aussi en tant que de besoin, par traduction de la marque déposée : dans l’affaire opposant la société Beiersdorf Holding France à L’Oréal concernant le dépôt de la marque verbale française «Natural Sea Beauty », les juges ont déclaré nulle cette marque pour défaut de distinctivité. Les mots "natural" et "beauty" sont les mêmes en français à une voyelle près et leur sens est également le même. Reste le mot "sea" qui signifie "mer" et qui était bien connu du public français depuis au moins 1977 du fait du succès de la chanson de Serge Gainsbourg "sea sex and sun". La locution "natural sea beauty" apparaît donc immédiatement à une consommatrice française d'attention moyenne et normalement informée comme signifiant "beauté naturelle de la mer" et désigne donc des produits de beauté naturels confectionnés à partir de substances provenant de la mer (TGI de Paris, 5 avril 2011).
Dans une autre affaire, les juges ont annulé le dépôt des marques "Gay infos magazine" et "Gay" car ces termes ne présentent pas de caractère distinctif pour le public de référence, à savoir la communauté homosexuelle. En conséquence, le terme banal et commun Gay peut être utilisé par un tiers au sein d'un nom de domaine dans le but d'identifier la clientèle à laquelle s'adresse le site correspondant. La reprise du terme "gay" au sein d'un nom de domaine ne peut, à elle seule, être tenue pour fautive (Cour de cass. ch. com, 8 avril 2008).
Pour décider qu'une marque est nulle et générique (Bruschetta), les juges doivent rechercher si la marque, au moment de son dépôt, était entrée dans les usages et largement compris ou employés par la plus grande partie du public en France pour désigner les produits couverts par la marque (Cour de cass. ch. com, 20 mai 2008).
La marque "Volsec.com" n'est pas non plus protégeable en raison de son absence de caractère distinctif. L'expression "vol sec" qui est définie comme le "trajet en avion qui ne comprend que le transport, sans aucune prestation annexe (transfert, nuitée, location de véhicule, etc...)" était déjà, au moment du dépôt, entrée dans le langage courant. Le terme "vol sec" a donc un caractère générique qui ne permettait pas un dépôt à titre de marque pour les produits ou services de la classe 39 (organisation de voyage et transport) (TGI de Paris, 3 mai 2006).
Concernant la marque " Top Informatique ", les juges ont considéré que le terme "top" associé à celui d'informatique, utilisé pour accentuer et valoriser la performance de la qualité du service ou du produit informatique proposé, apparaît purement descriptif et dénué de toute originalité (CA de Toulouse, 5 juillet 2011).
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